對於AI新創企業而言，智慧財產權（IP）保護對於成功至關重要，特別是在進軍美國市場時。然而，許多新創公司忽視了完善IP策略的重要性，而這可能對其成功產生重大影響。本文將聚焦於理蒙法律事務所（Rimon, P.C.）的合夥人及智慧財產權法專家艾瑞克律師（Eric D. Karch），他將分享保護AI創新策略，特別是專利取得與商業機密保護的做法。艾瑞克律師將根據其豐富的IP訴訟及企業法律經驗，解析缺乏IP策略的風險以及保護AI創新的價值。
JStories － 將最先進的AI技術作為事業核心的AI新創企業，從創意階段到成功的商業化過程中，會面臨許多挑戰。其中，如何有效利用並保護自有的智慧財產，尤其具有挑戰性。許多AI創業公司並未充分考慮如何保護自己技術和創意的具體計劃，特別是缺乏為自家產品的使用方式及商業模式量身定制的智財策略。
然而，由於許多AI新創企業從美國創投公司募資，建立以美國為中心的完善智財策略至關重要。因此本文將分為上下兩篇介紹AI新創企業應了解的美國智財策略基本要點，由熟悉此議題的專利訴訟律師Eric D. Kirsch先生（Rimon法律事務所東京辦公室合夥人律師）撰文說明。
AI新創企業若能在智財保護規劃上多下功夫，成功機會將大幅提升。
缺乏「智慧財產」策略的風險
首先，讓我們從許多AI新創企業對專利認識不足的問題開始說明。請參考下方圖1。例如，假設一家以東京為據點、在美國德拉瓦州設立法人的AI新創企業「Supreme AI株式會社」想要取得專利。
為了取得專利，Supreme AI公司向專利局申請了其發明的專利權。無論是日本、美國還是其他國家，專利申請後的18個月內，申請的內容將會公開，包括競爭對手在內的任何人都能閱讀Supreme AI公司的發明內容。
這個流程乍看之下沒有問題，但實際上基於幾個理由並非如此。首先，Supreme AI公司取得的專利權利範圍（可排除他人使用的技術範圍）可能比向專利局揭露的內容窄得多。也就是說，向專利局揭露的內容與實際受專利保護的範圍之間可能存在落差。結果是，揭露的資訊中會產生專利無法保護的部分，該部分將成為包括競爭對手在內的任何人都能自由使用的狀態。
其次，Supreme AI公司可能沒有足夠資金繼續專利申請程序，或無法持續支付維持專利的費用（為保持專利有效性而必須定期支付的費用）。無論哪種情況，Supreme AI公司儘管向全世界公開了重要發明，卻幾乎無法獲得利益，或完全無法獲益。換言之，Supreme AI公司的重要發明將部分或完全成為公共財產，所有人都能免費使用。
許多AI新創企業對這種狀況認識不足。實際上，他們的目的是向創投和投資者展示「已提出專利申請」的形式，在未理解專利權利範圍可能受限的風險，以及日後可能因資金不足而無法維持專利的風險下，輕率地提出專利申請。總而言之，AI新創企業應該審慎考慮是否要以專利申請的形式向全世界公開自家的重要技術。
AI創新中的「商業機密」保護的重要性
AI新創企業應該了解，除了專利之外，還可以運用「商業機密保護（Trade Secret Protection）」來保護自家技術和創意。說到商業機密，像是肯德基的製作秘方或是李施德林漱口水（Listerine）的製作方法最為著名，但商業機密指的是企業所管理的、涉及業務或技術的機密資訊，也能有效應用於AI技術保護，特別是當該技術不易分析、競爭對手難以重現時更為有效。
商業機密的三個主要要求是：（1）秘密性（例如：機密配方、技術、方法），（2）經濟價值或競爭優勢，以及（3）維護秘密所需的管理程序。
專利保護與營業秘密保護的優缺點整理於下方圖2。強烈建議AI新創企業在選擇以專利或營業秘密保護自家智慧財產權時，應審慎評估兩者的優缺點後再做決定。
當AI技術深度整合於程式內容或系統機制中時，應該慎重考慮如何作為商業機密來保護。然而，若是涉及機械結構或設計等難以隱藏的AI技術，商業機密保護並不適用。在這種情況下，通過專利來有效保護是至關重要的。
因此，AI新創企業最初應做的最重要決策之一，就是判斷自家的核心技術應以專利保護，還是以營業秘密保護。換句話說，在決定如何保護智慧財產之前，應該仔細比較和檢討圖2中所示的專利和商業機密的優缺點。
（下篇待續）
下篇將解析設計專利與技術專利的差異，以及在美國取得專利的要件。
關於作者
Eric D. Kirsch
理蒙法律事務所的合夥律師，持有日本永住權。曾於紐約智慧財產權專業法律事務所擔任專利訴訟律師，2010年來日後出任尼康智慧財產權部門負責人（Chief IP Counsel），任職長達10年。2023年起加入Rimon法律事務所，並開設該事務所東京辦公室。
如有疑問請洽： eric.kirsch@rimonlaw.com。
翻譯：藤川華子
編輯：北松克朗
首圖：Envato 提供
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